抵触申请是否会构成前案？
抵触申请是否会构成前案？
作者：刘桂兰
最近有客户提出这样的问题：同一申请人在同一国家/地区申请了两件技术关联的相关案A和B；A在B的申请日之前申请，并在B的申请日之后公布（也称为“conflicting application”，抵触申请）。这样的在先申请A是否会构成在后申请B的前案 (prior art)，对在后申请B的可专利性是否有影响？
例如，符合以下条件的在先申请A对在后申请B的可专利性是否有影响？
要回答该问题，需要对不同的国家分情况讨论。以下从中国、欧洲以及美国三个国家地区的情形来说明：
1.两件申请均为中国申请
根据我国的《专利审查指南》第二部分第三章2.2节的规定，抵触申请满足以下几个条件：
1)在先申请必须是中国专利申请；
2)在先申请的申请日早于在后申请的申请日；
3)在先申请在在后申请的申请日当天或者之后公布。
4)对于指定中国的PCT而言：必须是进入中国国家阶段的国际申请，且中国申请日即为PCT国际申请日。
其中，抵触申请在中国不构成现有技术，可以用于评价新颖性 (专利法第22条第2款)，但不能用于评价创造性 (专利法第22条第3款)。
因此，如果两件申请均为中国申请（包括进入中国国家阶段的PCT申请），在先申请A会影响在后申请B的新颖性，但不影响创造性。
2.两件申请均为欧洲申请
欧洲专利公约 (EPC)中关于抵触申请的规定与中国基本相同。其区别在于，欧洲专利公约第54条第3款规定，抵触申请也构成现有技术 (comprised in the state of art)，可用于评价新颖性 (novelty)。但同样地，根据欧洲专利公约第56条的规定，抵触申请不能用于评价创造性。
其中，对于指定欧洲的PCT申请而言，根据欧洲专利公约第153条第3-5款规定：
1）如果PCT申请采用欧洲官方语言撰写，则该PCT申请视为欧洲申请；
2）如果PCT申请并非采用欧洲官方语言撰写，则该PCT申请需要采用官方语言翻译进入欧洲后，才视为欧洲申请。
因此，如果两件申请均为欧洲申请（包括指定欧洲的PCT申请），则在先申请A会影响在后申请B的新颖性，但不影响创造性。
3.两件申请均为美国申请
U.S.C. 102 (a) (2)给出新颖性的相关规定：发明人应当被赋予专利权，除非：所要求保护的申请在依据151条已经获得授权的专利中、或者在根据第122条第 (b)款而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而且专利或申请的署名为其他发明人，并且在其有效申请日之前已经有效提出申请。
其中，对于指定美国的PCT申请而言，根据MPEP2154.01(a)的规定：如果PCT指定了美国，无论是否采用英语公布或者是否进入美国国家阶段，均可用作前案prior art。
U.S.C. 103进一步给出显而易见性的评价标准。可以看出，在美国专利制度中，抵触申请既可以用来评价新颖性，也可以用来评价显而易见性。
然而，U.S.C. 102 (b) (2)进一步给出针对U.S.C. 102 (a) (2)的例外情形，其包括以下三种情形：
a)所披露的主题是从发明人或合作发明人中直接或间接获得的；
b)在该专利申请或专利有效申请日之前，已由发明人或合作发明人，或者由直接或间接从发明人或合作发明人中处获得该发明主题的第三人公开披露；
c)在有效申请日之前，该披露的主题以及所请求保护的专利申请被同一人所拥有，或者负有向同一人转让方的义务。
换言之，在有效申请日之前，如果在先申请A和在后申请B均由相同申请人所拥有或具有相同发明人，则在先申请A可根据102 (b) (c) (c)的例外情形而不能作为现有技术。
4. 举例说明
回到前面的问题，如果满足上图条件的在先申请A和在后申请B，而且A和B在有效申请日之前均由同一申请人拥有：
1)均为中国申请：在先申请A不构成现有技术，影响在后申请B的新颖性，不影响创造性；
2)均为欧洲申请：在先申请A构成现有技术，影响在后申请B的新颖性，不影响创造性；
3)均为美国申请：由于A和B在B的有效申请日之前均属于同一申请人所拥有，故在先申请A不构成在后申请B的现有技术。
综上，为避免自己的在先申请成为在后申请的前案，如果申请人对同一产品有多个关联的创新点，欲申请多件专利申请，建议还是同一天提交吧！
作者简介：
刘桂兰
本硕连读于华中科技大学（2006.9~2013.3）
材料加工相关专业，毕业后一直从事专利行业，拥有专利代理师执业证及法律职业资格证。
现为威世博资深涉外专利代理人
主要处理中、美、欧、印四地专利申请和审查意见答复、调查分析等。
技术领域：机械、材料、软件
