小霞讲涉外 Part.10

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美国发明专利信息披露声明的提交时机

 

 

作者:张姣姣

 

信息披露声明(information disclosure statement, IDS)是美国专利申请的特殊程序之一,要求义务人向专利局披露在专利申请过程中,其所知的、与专利性相关的信息,以供审查员在审查时考虑。由于申请在pending期间披露义务始终存在,那么在不同阶段提交IDS分别有哪些要注意的呢,本期与大家一起探讨这个问题。

 

 

第一阶段:第一次OA发出之前,或实际申请日/国家阶段进入日起三个月内

具体来说,

1)若是本国申请,则在申请日起三个月内,或第一次OA发出之前提交。其中,对于后续申请(如CADACIP),“申请日”是指实际申请日;

2)若是国际申请进入美国阶段,则在进入日起三个月内,或第一次OA发出之前提交;

3)对于RCE,并不适用上述的三个月期限,而应当是在第一次OA发出之前提交IDS,当然,申请人也可以在提交RCE的同时提交IDS。如果不能在第一次OA前提交IDS,则申请人可在提交RCE时请求三个月的action暂停期。若在暂停期结束之前提交IDS,则需通知审查员有关IDS提交的信息。

需要注意的是,上述的第一次OA是指涉及专利性的第一次OA,不包括形式的或者程序上的要求,如限制性要求、或者权利要求附加费的要求等。

另外,本阶段审查员尚未开始审查,因此,在此期间提交IDS不需要缴纳官费。

 

第二阶段:第一阶段所限定的期限之后,Final OANOA或者改正形式错误通知发出之前

需要说明的是,若Final OANOA或者改正形式错误通知发出后又撤回,则出于对IDS的考虑,上述OA视为未发出。

本阶段提交IDS,需要随附Statement,或者缴纳官费(大实体$240)。具体来说,若IDS中披露的前案是在本次提交IDS前的三个月内被非美国专利局针对本案同族外国申请的来文中首次引用,或者在IDS中披露的前案并非是引用自非美国专利局针对本案同族外国申请的来文,但义务人在本次提交IDS的三个月前并不知晓该前案,则随附相应的Statement即可,而无需缴纳官费;若IDS中披露的前案超出了上述规定的三个月,则需要通过缴纳官费来得到审查员的考虑。

 

第三阶段:第二阶段所限定的期限之后,缴纳issue fee之时或之前

本阶段提交IDS,需要随附Statement,并同时缴纳官费(大实体$240)。因为本阶段已经审查结束,审查员无义务再考虑新的前案,因此,若想要获得审查员的考虑,则必须要缴纳官费。而且,本阶段也要求所提交前案是在外国专利局的来文中首次引用三个月内,或义务人知晓后的三个月内提交,若是超出三个月,则需要通过提交RCE,以重新开启审查程序。

 

第四阶段:缴纳issue fee之后

事实上,在缴纳issue fee后,IDS将不会被审查员考虑,只是会被放入档案当中。在这种情形下,申请人可以请求撤回NOA并通过提交RCE来得到审查员的考虑。

需要说明的是,若提交RCE,则在提交IDS时无需随附Statement以及缴纳官费。

 

另外本专辑第五讲中提到IDS的提交时间会影响专利期限调整(Patent Term AdjustmentPTA),即若在知晓前案的一个月后(例如按照上述官方要求的3个月期限)提交IDS,则会导致PTA的减少。然而若为满足PTA期限而在一个月内提交,而在后两个月内有其它同族案发出OA产生需要提交IDS的前案,则会导致多次提交从而产生多次费用的情况。因此,尚需申请人根据具体情况进行权衡。

根据上述内容,可将各阶段提交IDS的情况简单概括如下:

 

用大白话说,就是如果审查委员还没开始审查,这个阶段递交是最省事最方便的,不用交钱也无需声明;如果审查委员开始审查了,只要没到final,也就是说只要审查委员还有义务审查,那就只有一点要求,就是申请人必须在知道前案后3个月之内递交,就不用缴纳官费;如果是final后了,审查委员就没有义务再找前案/考虑新的前案了,如果这个阶段还要递交IDS让美国审查委员审查,那就肯定就要交钱,有钱好办事嘛,但同时也要满足时间上的要求,需要在知晓前案不超过三个月内递交。

所以IDS的递交是跟美国审查制度息息相关的,了解了美国的审查制度,就很容易理解IDS的规定了。

 

以下为相关的法条依据:

IDS涉及到的法条:C.F.R. 1.56(基本规定)、1.97(递交的时间)、1.98(递交的内容)及MPEP 609,相关链接:

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s609.html

 

 

作者简介:

 

 

张姣姣,硕士,2016年毕业于上海大学材料工程专业,毕业后一直服务于威世博,拥有专利代理师资格证。

 

现为威世博涉外代理人,处理案件类型:专利挖掘、检索、无效分析、中文及涉外专利撰写与答辩,所涉领域:机械、化学、软件。

 

2020年6月17日 17:03
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